2. Где начинаются доменные споры?

Доменные споры чаще всего вызваны противоречиями, которые возникают между двумя лицами при следующих обстоятельствах: у лица А есть исключительное право на определённое средство индивидуализации, а у лица Б зарегистрированное за ним доменное имя. При этом Б использует в своём доменном имени средство индивидуализации А (или что-то на него похожее).

Средства индивидуализации бывают разными: товарные знаки, наименования мест происхождения товаров и услуг, фирменные наименования, коммерческие обозначения. Однако в настоящей статье нарушения будут рассматриваться преимущественно на примере споров между администраторами доменных имён и обладателями исключительных прав на товарный знак, поскольку такие споры встречаются в практике чаще других.

https://www.youtube.com/watch?v=upload

На это типичное для данной сферы правонарушение указал и Пленум ВС РФ в упомянутом нами выше постановлении. По общему правилу, нарушение прав на товарный знак – это использование доменного имени, тождественного или сходного до степени смешения с товарным знаком, в отношении товаров, однородных с теми, для которых предоставлена правовая охрана этому товарному знаку.

Тождественность обозначает полное совпадение обозначений. Сходство до степени смешения представляет собой такое сходство, при котором одно обозначение ассоциируется с другим в целом, несмотря на отдельные различия (например, изменено несколько букв в словесном обозначении: Chanel и Chanell). Однородными Роспатентом признаются товары, у которых совпадают потребительские свойства и функциональное назначение (объем и цель применения), вид материала, из которого они изготовлены, условия их реализации (в том числе общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей, традиционный или преимущественный способ использования товаров и другие признаки.

Например, в большинстве случаев однородными будут признаны любые товары, которые представляют собой одежду. Однако вечерние платья не будут однородными к такому виду одежды как защитные костюмы пожарных. Потому что у них отличаются цели и сферы применения потребителями. А вот такие товары, как автозапчасти, могут быть признаны однородными по отношению к услугам автосервиса. Совпадает функциональное назначение, круг потребителей, места и способы продажи.

Интересный факт: если имеет место нарушение прав на товарный знак, который является общеизвестным(признан Роспатентом таковым по правилам ст. 1508 ГК РФ), то для наличия правонарушения вовсе не обязательно, чтобы на сайте со спорным доменным именем предлагались к продаже однородные товары и услуги. Самого факта регистрации доменного имени в данном случае достаточно для того, чтобы признать наличие нарушения

3. Как же формулировать исковые требования в доменных спорах?

Так как специального регулирования в сфере доменных споров ГК РФ не установлено, при формулировке своих требований к ответчику необходимо руководствоваться стандартными статьями для защиты исключительных прав на товарный знак, такими как ст. 1252, 1515 ГК РФ. Не стоит оставлять без внимания и рекомендации Пленума ВС РФ на этот счёт (п. 158постановлении от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

1) требование о запрете использования ответчиком полностью или в части спорного доменного имени / обязании прекратить его использование, в том числе определённым образом. Например, удалить и более не размещать информацию о конкретных видах товаров на соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт;

2) требование об аннулировании регистрации. По мнению ВС РФ, это требование уместно, когда нарушением исключительного права признано именно приобретение права на доменное имя, а не размещение на сайте какой-либо информации. Например, если действия конкурента по приобретению прав на доменное имя признаны актом недобросовестной конкуренции или если речь идёт об общеизвестном товарном знаке;

3) требование о возмещении убытков;

4) требование об обязании выплатить компенсацию за незаконное использование товарных знаков;

Предлагаем ознакомиться  Что означает степень родства

5) требование о признании использования спорного доменного имени нарушением  прав на товарный знак истца.

Последнее уместно включать в содержание иска, а не в его просительную часть, так как практического смысла оно не имеет.

Кстати говоря! При обращении в суд не забывайте о такой интересной опции, как обеспечительные меры. Например, порой бывает целесообразно «застолбить» статус нарушителя за ответчиком. А то вдруг он решит передать права на домен кому-то другому и иск станет неактуален? Конечно, всегда можно осуществить замену ненадлежащего ответчика в процессе, но если есть возможность, то почему бы не предупредить такие недобросовестные действия со стороны нарушителя.

Каких мер можно просить? Скажем, запрета администратору домена совершать какие-либо действия, направленные на отказ или передачу прав на доменное имя. Или запрет регистратору передавать права на домен другому лицу или аннулирован его (п. 160 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Итак, если вы обнаружили в интернете доменное имя, подозрительно напоминающее ваш товарный знак, и никак не можете вспомнить, когда же успели создать новый сайт для своего бренда, можно смело обращаться в суд за разрешением доменного спора.

2. Где начинаются доменные споры?

https://www.youtube.com/watch?v=ytpolicyandsafetyru

Вопрос выбора правильного ответчика отнюдь не праздный. Если вы хотите, чтобы использование доменного имени прекратилось, требование следует предъявлять к администратору соответствующего доменного имени, то есть пользователю, на имя которого зарегистрировано доменное имя в реестре имен.

Согласно п. 9.1.5 Правил регистрации доменных имен в доменах ru и .рф регистратор вправе сообщить информацию о полном наименовании (имени) администратора и его местонахождении (местожительстве) по письменному мотивированному запросу. В этом запросе необходимо указать, что вы обязуетесь использовать полученную информацию исключительно для предъявления судебного иска. То есть у регистратора спорного доменного имени вы можете узнать, кто будет выступать ответчиком в вашем доменном споре.

Автоматизированный поисковик WHOIS, который размещён, например, на главной странице официального сайта Координационного центра национального домена в сети интернет, представляющий собой маленькую поисковую строку в правом углу сайта, позволит выяснить, кто именно выступает регистратором спорного доменного имени. К нему вы и сможете обратиться с соответствующим запросом.

Здесь необходимо отметить, что на практике большинство регистраторов предоставляют указанные сведения не всем, а только лицам, имеющим статус адвоката при получении соответствующего адвокатского запроса. Чтобы выяснить, по каким правилам действует интересующий вас регистратор, следует обратиться к размещённым на его сайте регламентам или разделу вроде «часто задаваемых вопросов». Сроки ответа различных регистраторов сильно отличаются, но в среднем составляют от 2 недель до 1 месяца.

Упомянутые сервисы WHOIS, между тем, встречаются и на других ресурсах, но доверять стоит только тем, которые расположены на сайтах официальных координаторов зон или аккредитованных регистраторов.

Если физическое лицо, на имя которого зарегистрировано доменное имя, передало право использовать домен кому-то третьему, выходит, что оно лично ваших прав на средство индивидуализации не нарушает. Однако это ещё не значит, что такое лицо нельзя привлечь к ответственности. Администратор считается априори владельцем сайта и отвечает за всё, что там размещено, пока не докажет, что он тут не причём (п. 78 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Так, в одном из своих решений арбитражный суд заметил, что компания, учреждённая ответчиком (физическим лицом), осуществляла с использованием доменного имени ответчика предпринимательскую деятельность, образующую состав нарушения прав на товарный знак истца. Значит, отвечать будет физическое лицо.

По общему правилу споры между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, обладающими характером экономических, рассматриваются арбитражными судами. Однако если говорить о доменных спорах, в которых ответчиком периодически выступает физическое лицо, появляется некоторая неопределённость.

Предлагаем ознакомиться  Ответственность за мошенничество с материнским капиталом

Раньше арбитражные суды принимали к своему производству споры о правах на доменные имена, обосновывая это специфическим характером спора. Сейчас же подход полностью изменился. Споры с гражданами, не прошедшими государственную регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, пусть даже и занимающихся предпринимательской деятельностью, разрешаются в судах общей юрисдикции (Обзор судебной практики ВС РФ № 1, 2014).

Таким образом, чтобы определить подведомственность возникшего доменного спора, следует обратить внимание на то, кто выступает ответчиком. Если это физическое лицо, то обращаться следует в суд общей юрисдикции, если индивидуальный предприниматель – вам открыты двери в арбитраж.

Теперь давайте остановимся  на тех опорных моментах, на которые при составлении своей позиции для суда необходимо обратить внимание. Конечно, ваши аргументы будут зависеть от того, по какую сторону баррикад вы находитесь.

6.1. Если вы истец,

то уделите внимание доказыванию следующих фактов.

Судебная практика доменные споры

1) Сходство до степени смешения между средством индивидуализации и спорным доменным именем (обязательно).

2) Использование доменного имени произошло в отношении однородных товаров (услуг) или при осуществлении однородных видов деятельности (факультативно).

Не во всех делах доказанность второго факта принимается судом в качестве обязательного условия, хотя необходимость этого и следует непосредственно из положений ГК РФ. В ряде решений Суд по интеллектуальным правам (СИП) неоднократно считал доказанность сходства до степени смешения достаточной для удовлетворения исковых требований (постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.07.

— доменное имя идентично или сходно до степени смешения с товарным знаком третьего лица;— у владельца доменного имени нет каких-либо законных прав и интересов в отношении доменного имени;— доменное имя зарегистрировано и используется недобросовестно (с целью помешать деятельности конкурента).

Таким образом, при отсутствии доказательств однородности деятельности администратора и владельца прав на товарный знак, можно пробовать идти по пути предъявления иска с акцентом на названную статью и обстоятельства, а также приводить в иске соответствующую практику СИП.

В других делах СИП поддерживал удовлетворение исков при наличии доказательств в отношении обоих положений (постановление Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2013 № С01-200/2013 по делу № А40-8345/2013, постановление Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2014 № С01-1074/2014 по делу № А41-17016/2013). Такая позиция представляется более обоснованной с юридической точки зрения.

3) Регистрация доменного имени произошла после регистрации товарного знака (факультативно).

Некоторые придерживаются точки зрения об отсутствии значимости временного критерия регистрации при наличии совокупности других доказательств нарушения (постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.07.2014 № С01-636/2014 по делу № А41-20527/2013, постановление Суда по интеллектуальным правам от 02.07.2014 № С01-520/2014 по делу № А41-46298/2013).

https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru

Однако такой критерий можно пробовать использовать в качестве дополнительного подтверждения своей позиции. Встречается практика, где судом был сделан вывод о том, что если доменное имя было зарегистрировано ранее товарного знака, регистрация была произведена не с целью смешения лиц в гражданском обороте, т.е.

Судебная практика доменные споры

4) Длительность незаконного использования доменного имени и объем товара, реализованного с использованием него.

Может учитываться при заявлении требования о взыскании компенсации с целью подтверждения обоснованности её размера (постановление Суда по интеллектуальным правам от 04.12.2013 № С01-228/2013 по делу № А56-64732/2012).

пробуйте доказать следующее.

1) Факты, опровергающие основные аргументы истца, изложенные выше.

2) Наличие прав и законных интересов администратора в отношении доменного имени.

Например, если у вас уже есть право на средство индивидуализации, имеющее связь с доменным именем, а также созвучность его вашей фамилии. Это будет подтверждением обоснованности ваших прав на доменное имя. Иначе суд можно проиграть (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2013 № С01-259/2013 по делу № А12-32002/2012, постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.01.2012 по делу № А56-12148/2011).

Судебная практика доменные споры

Стоит заметить, что при стройности вашей позиции и достаточном количестве основных доказательств даже не самые сильные аргументы могут сыграть роль. Поэтому не жалейте сил на сбор самых разных доказательств

Предлагаем ознакомиться  Кто является близким родственником по закону РФ?

А вот ссылки на отсутствие коммерческих целей в использовании доменного имени точно не помогут. Факта нарушения прав на товарный знак путём размещения его в сети интернет (в том числе, в доменном имени) достаточно, цели здесь роли не играют (постановление Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2013 № С01-259/2013 по делу № А12-32002/2012).

7. А теперь подробней (бонус)

Теперь рассмотрим более подробно некоторые обстоятельства, на которые суды так или иначе обращают внимание при рассмотрении доменныхспоров. Это поможет понять, есть ли в вашем случае нарушение прав на товарный знак или другое средство индивидуализации.

Как уже было указано в предыдущем разделе, часто судами в ходе рассмотрения споров уделяется внимание вопросу о том, что было зарегистрировано первым: доменное имя или товарный знак.

Сформировалась интересная судебная позиция, согласно которой более ранняя регистрация доменного имени в сравнении с товарным знаком приводит к тому, что последующие действия владельца товарного знака, направленные против владельца доменного имени, могут быть в некоторых случаях квалифицированы судом как злоупотреблениеправом по ст. 10 ГК РФ.

Проблематично будет доказать «первенство» возникновения права в отношении коммерческого обозначения. Ведь в отличие от товарных знаков они нигде не регистрируются.

Коммерческое обозначение представляет собой наименование предприятия, которое не фиксируется в учредительных документах юридического лица или едином государственном реестре юридических лиц, не подлежит регистрации. Однако оно фигурирует на вывесках, упаковках продукции и т.д. Например, ООО «Меджик» (фирменное наименование) реализует свою продукцию в магазинах под вывеской «Magic World» (коммерческое обозначение), хотя свидетельство на товарный знак им выдано на словосочетание «Волшебный Мир».

Права на коммерческие обозначения возникают в сущности с момента начала их фактического использования с целью индивидуализировать предприятие. Так что придётся проявить фантазию при сборе доказательств.

Не все суды согласны со значимостью для разрешения дела такого обстоятельства как первенство регистрации, а потому не всегда такой аргумент учитывается как доказательство в пользу какой-либо стороны по делу. Приведённая нами в предыдущем разделе практика противоречива, тем не менее лишним довод в вашу пользу никогда не будет.

Любопытно, что в сложившейся практике иногда встречаются отказы в удовлетворении исков о защите средств индивидуализации, которые были так или иначе использованы в зарегистрированном доменном имени, со ссылкой судов на приоритет регистрации.

Дело в том, что для домена .РФ на момент открытия его для регистрации доменных имён были предоставлены определённые преимущества для обладателей товарных знаков и иных средств индивидуализации. В течение нескольких месяцев они имели право зарегистрировать доменное имя, соответствующее своему средству индивидуализации, пока регистрация была ещё закрыта для других лиц.

На основании этого суды иногда указывают, что регистрация доменного имени, сходного с наименованием средства индивидуализации, не может быть нарушением. Ведь у обладателей прав на средства индивидуализации было достаточно возможностей зарегистрировать доменное имя, совпадающее с их товарным знаком / фирменным наименованием / наименованием места происхождения товара.

https://www.youtube.com/watch?v=https:accounts.google.comServiceLogin

Однако данный аргумент не выступает основанием для отказа в иске без учёта других показателей. То есть ответчику (тому, кто зарегистрировал спорное доменное имя) всё равно придётся доказать отсутствие осуществления им видов деятельности, однородных с деятельностью истца. При этом выводы о характере деятельности делаются обычно на основании содержания сайта.

https://www.youtube.com/watch?v=ytpressru

А вот ещё интересный момент. Наверное, ни для кого не секрет, что доменные имена, созвучные наименованиям брендов, часто регистрируются сторонними лицами с целью дальнейшей продажи их какому-либо бизнесу, в том числе на «доменных аукционах». Речь идёт о деятельности «сквоттеров», то есть лиц, которые получают права на доменное имя (захватывают их) исключительно с целью дальнейшей перепродажи заинтересованному в этом бизнесу.